匡威于2019年申请,在2020年1月和2月分别获得与该运动鞋的鞋底设计相关的美国外观专利,包括第D873547号、第D874106号和第D0874105号专利(依次如下图所示),注意三个专利的图都是有实线和虚线结合的,其中实线绘制部分(即下图中有麻点的部分,麻点是为了表达该部分的橡胶材质)才是其要保护的部分。
而史蒂夫.马登(Steve Madden)在2020年初开始销售“Madden Girl Winnona Flatform High Top Sneaker”和“Shark Sneaker”。
匡威发现上述侵权事实后,并未直接提出起诉,而是多次联系史蒂夫马登要求其停止侵权,但是史蒂夫并没有照做。于是,匡威在2020年5月对他提出了侵权诉讼,并在诉讼中列出了详细的对比说明。
史蒂夫在抗辩中称,他们认为Winnona的鞋底花纹是覆盖了整个鞋底的,而匡威的专利图中的鞋底分为前、后两片,中间没有花纹存在,所以认为并不侵权。或许史蒂夫对于匡威多次要求停止侵权的请求视而不见的勇气也是来基于此点。但是,法院并没有采纳史蒂夫的抗辩,而是以产品与专利之间的区别不够明显,会引起消费者混淆误认为由,裁定史蒂夫侵犯了匡威的外观专利。史蒂夫对此提出上诉,根据今年8月2日法院作出的决定来看,法院依旧是维持了原判决。
从这件案子可以看出,如果匡威是将鞋底的整个胎面设计申请专利,那么这两种设计确实是相差较大,然而匡威却是仅将鞋后跟部分的设计作为保护对象,也就是申请的是局部外观设计,而史蒂夫马登的鞋后跟也的确采用了一模一样的设计,因此才会被判定侵权。匡威实际是对这个独特的鞋后跟的设计做了最大范围的保护,不管是竞争对手如何想通过改变鞋底其他部分的设计,还是鞋面设计,只要采用了相同的鞋后跟设计,就难以规避匡威的外观专利。从这个案件可以很直接地学习到,要善用局部外观设计来保护自己最核心最独特的设计部分,这样一来,竞争对手只要采用该部分,不管其他部分怎么更改,都难逃你的专利保护范围。